경기도 광주시 초월읍에 있는 식당들이 '초월'이라는 상표를 가진 상표권자로부터 상표 침해 경고장과 합의금을 요구받는 상황이 발생했습니다. '초월'이라는 이름을 상표로 등록한 상표권자 입장에서는 정당한 권리 행사일 수 있습니다. 반면, 상표 침해 주장을 받은 식당들은 '초월'이라는 지역 이름이 상표로 등록될 수 있다는 것을 몰랐거나, 설령 등록되었다 하더라도 해당 지역에서 장사하면서 그 지역 이름을 쓰지 못하게 하는 것이 납득하기 어려울 것입니다.
우선, 지역 이름이 상표로 등록될 수 있는지 궁금할 수 있습니다. 상표법 제33조 제1항 제4호에서는 잘 알려진 지리적 명칭(지역 이름)이나 그 약어, 지도만으로 이루어진 상표는 등록되지 않는다고 규정하고 있습니다. 또한 심사 기준에서는 시·군·구 같은 행정구역명이나 유명한 지역 이름을 잘 알려진 지리적 명칭으로 보고 있습니다.
'초월'은 시·군·구보다 작은 행정구역인 읍에 해당하기 때문에 문제가 될 수 있습니다. 법원은 심사 기준에서 제시된 시·군·구의 범위가 심사를 편리하게 하기 위한 것이지, 절대적인 기준은 아니라고 보고 있습니다. 예를 들어 백암온천이나 사리원 같은 경우도 시·군·구는 아니지만, 법원에서 모두 잘 알려진 지리적 명칭으로 판단했습니다.
그렇다면 '초월읍'도 작은 읍 단위임에도 불구하고 잘 알려진 지리적 명칭으로 볼 수 있을까요? '초월읍'은 인구가 5만 명을 넘어, 충남 계룡시나 강원 태백시, 충북 옥천군 등 군단위 지역보다 인구가 많습니다. 또한 경강선 초월역이 있어서 이천시민이나 여주시민 등 더 많은 사람들이 이용할 수 있어 널리 알려져 있습니다.
이런 점을 고려하면, '초월읍'은 행정구역상 작은 읍이지만 잘 알려진 지리적 명칭으로 판단될 수도 있습니다. 만약 '초월'이 잘 알려진 지리적 명칭으로 판단된다면, 경고장을 받은 식당들은 상표 침해에서 벗어날 수 있을 것입니다.
한편, '초월'이라는 단어는 초월읍 이외에도 '어떠한 한계를 뛰어넘는다'는 의미를 가지고 있습니다. 초월읍을 모르는 일반 사람들은 '초월'이라는 상표를 보면 이 의미를 먼저 떠올릴 가능성이 큽니다. 이런 경우 상표 심사 시에도 '무언가를 뛰어넘는' 의미로 인식되어 등록이 가능할 수 있습니다.
이처럼 행정구역의 이름이 다른 의미를 가지고 있을 때, 그 의미가 더 널리 알려진 경우가 있습니다. 충남 공주시의 '공주'나 경남 진주시의 '진주'도 지역 이름일 수 있지만, 각각 '공주'와 '진주'라는 다른 의미를 가지고 있어서 상표 등록 여부가 명확하지 않을 수 있습니다. 이런 경우, 상표를 보았을 때 무엇이 먼저 떠오르는지가 중요한 판단 기준이 됩니다.
예를 들어 '공주식당'이나 '진주식당' 같은 상표는 지역 이름을 떠올리게 하여 등록이 어렵겠지만, 화장품 등에 '공주'나 '진주'라는 이름은 그 단어의 의미로 인식되어 상표 등록이 가능하고, 이에 따른 권리 행사도 가능할 수 있습니다. 따라서 이처럼 널리 알려진 지역 이름이 다른 의미도 가지고 있는 경우에 대한 명확한 판단 기준이 필요합니다. 그래야 '초월' 같은 상표에 대한 분쟁을 사전에 방지할 수 있을 것입니다.
개인적인 의견으로는, 지역 이름이 잘 알려진 지리적 명칭인지 애매하거나 그 이름이 다른 의미로 널리 인식된 경우 상표 등록을 허용하되, 상표권의 효력은 제한하는 것이 바람직하다고 생각합니다. 즉, 상표권을 인정하되 해당 지역에서 경쟁 목적 없이 설명의 의미로 지역 이름을 사용할 경우 상표권이 미치지 않도록 법적인 규정이 마련되어야 합니다. 그래야 초월 같은 불필요한 분쟁이 줄어들 수 있을 것입니다.
초월의 상표 침해 소송은 어떻게 진행될까요? 상표권자는 식당들에게 경고장을 보낸 후, 그 대응에 따라 민사와 형사 소송을 제기할 수 있습니다. 상표 침해 금지 가처분이나 손해배상 청구 소송, 형사 고소 등이 진행될 수 있습니다.
반면, 경고장을 받은 식당들은 상표권자가 제기한 소송에 대응하면서, 특허청에 해당 상표가 상표권자의 권리에 포함되지 않는다는 주장을 하며 심판을 청구할 수 있습니다. 또한 상표 자체를 무효화하기 위해 무효 심판이나 불사용 취소 심판 등을 청구해 대응할 수 있습니다. 보통 이런 심판이 제기되면 민사와 형사 소송은 심판 결과에 따라 판결이 납니다.
상표권자의 상표 침해 주장에 대해 식당들이 반박할 수 있는 논리도 여러 가지가 있습니다. 예를 들어, '초월'이 잘 알려진 지리적 명칭으로 판단된다면, 상표법에 따라 상표권의 효력이 제한될 수 있습니다.
또한, 상호를 경쟁 목적 없이 사용하고 있는 경우에도 상표권의 효력이 제한될 수 있으므로, 사업자등록증에 등록된 상호를 간판에 사용하고 있다는 점을 주장할 수 있습니다. 과거 하슬라 상표를 둘러싼 사건에서도 비슷한 주장이 받아들여진 사례가 있습니다.
또한 상표법에서는 상표를 먼저 사용한 자를 보호하는 '선사용권' 제도를 통해 권리를 주장할 수 있습니다. 사업자등록증상의 상호를 사용한 경우 상표권자보다 먼저 사용했다는 것을 입증하면 선사용권을 인정받을 수 있습니다. 하지만 사업자등록증상 상호와 다른 상호를 사용하는 경우, 상표 출원일 이전부터 사용했음을 입증하고 출처가 어느 정도 알려져야 선사용권이 인정되므로 주의가 필요합니다.
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